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Patentschutz Gemeinsame Erfindungen und Patente: Wer hat welches Recht?

Autor / Redakteur: Dr. Birgit Kramer* / Julia Engelke

Wo gemeinsam geforscht wird entstehen gemeinschaftliche Erfindungen und Patente. Dies ist beispielsweise im Rahmen von Entwicklungskooperationen der Fall, aber auch als Folge des Arbeitnehmererfindungsrechts, wenn etwa eine Erfindung nicht entsprechend den vor der Reform des Arbeitnehmererfindungsrechts geltenden Bestimmungen in Anspruch genommen wurde. Wer kann welchen Nutzen aus solchen gemeinsamen Erfindungen und Patenten ziehen?

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Dr. Birgit Kramer ist Rechtsanwältin bei Allen & Overy und hat sich insbesondere auf das Patentrecht spezialisiert.
Dr. Birgit Kramer ist Rechtsanwältin bei Allen & Overy und hat sich insbesondere auf das Patentrecht spezialisiert.
(Bild: Allen & Overy)

In rechtlicher Hinsicht hängt dies wesentlich davon ab, welche Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches angewandt werden. Werden gemeinsame Erfindungen auf Grundlage eines Vertrages zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes, der über das Haben des gemeinsamen Rechts hinausgeht, entwickelt, werden die Vorschriften über eine Gesellschaft angewandt. Dies wird häufig der Fall bei Entwicklungskooperationen sein. Das gemeinsame Recht ist dann Gesamthandeigentum. Eine Verfügung über den Anteil der Beteiligten ist nur mit Zustimmung aller Beteiligten möglich. Die Geschäftsführung erfolgt – soweit nicht anders bestimmt – gemeinschaftlich mit Zustimmung aller Gesellschafter. Das gemeinsame Recht gehört zum Gesellschaftsvermögen. Dies steht in der Regel einer eigenen, von den anderen Mitinhabern unabhängigen Nutzung der Erfindung durch einen Gesellschafter entgegen, da sie dem Gesellschaftszweck zuwiderliefe.

Zweck der Erfindung bestimmen

Ist der Zweck, der die Beteiligten verbindet, auf das gemeinschaftliche Haben des gemeinsamen Rechts beschränkt, werden die Bestimmungen über eine Bruchteilgemeinschaft angewandt. Den Mitinhabern stehen Erfindung und Patent gemeinschaftlich zu – jedem zu einem bestimmten ideellen Anteil. Über diesen Anteil kann jeder Mitinhaber allein verfügen. Die Verwaltung des gemeinsamen Rechts erfolgt gemeinschaftlich mit notwendiger Stimmenmehrheit zur Beschlussfassung. Jeder Mitinhaber ist berechtigt, die patentierte Erfindung zu nutzen und die seinem Anteil entsprechenden Früchte aus dem Recht zu ziehen. Ausgleichsleistungen für die Nutzung zwischen den Mitinhabern müssen erst ab dem Zeitpunkt einer diesbezüglichen Nutzungsvereinbarung erbracht werden. Die Grenze für die Zulässigkeit von Nutzungshandlungen und Verwaltungsmaßnahmen ist dort, wo die Rechte der anderen Mitinhaber beeinträchtigt werden.

Die jüngste höchstrichterliche Entscheidung zu einer solchen Bruchteilgemeinschaft BGH vom 9. Juni 2020, X ZR 142/18 – Penetrometer hat mehr Klarheit über diese Grenze gebracht. Im entschiedenen Fall hatte ein Unternehmen es versäumt, die Erfindung zweier seiner Mitarbeiter wirksam in Anspruch zu nehmen. Dennoch hat es die Erfindung ausschließlich im eigenen Namen zum Patent angemeldet und genutzt. Einer der Mitarbeiter hat das Unternehmen daraufhin auf Schadensersatz verklagt, der andere, der den größeren Miterfinderanteil hatte, hat ihm während des Prozesses nachträglich für die Vergangenheit die Nutzung gestattet und seinen Miterfinderanteil übertragen. Dies hat das Unternehmen wiederum dem klagenden Mitarbeiter entgegengehalten.

Hinsichtlich der Nutzungsgestattung, zu der lange höchstrichterliche Rechtsprechung fehlte, hat der Bundesgerichtshof dahinstehen lassen, ob darin eine Nutzung des gemeinsamen Rechts oder eine Verwaltungsmaßnahme liegt. Die Befugnis des (Mehrheits-)inhabers Dritten Rechte einzuräumen, ende jedenfalls dort, wo die anderen Teilhaber in ihrem Recht auf den ihrem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen beeinträchtigt werden. Daher liegt jedenfalls dann keine wirksame Nutzungsgestattung vor, wenn die vertragliche Gestaltung der mit dem Dritten getroffenen Vereinbarung nicht sicherstellt, dass die Teilhaber, die der Nutzung durch den Dritten nicht zugestimmt haben, Zugriff auf den ihnen gebührenden Anteil an den Nutzungen haben. Eine mögliche Ausgestaltung sei vor allem, dass das Entgelt für die Nutzung an die Gemeinschaft zu zahlen sei, so dass jeder Teilhaber Zugriff habe. Da im entschiedenen Fall keine entsprechende vertragliche Gestaltung vorlag, war die Nutzungsgestattung jedenfalls deswegen unwirksam.

Rechte und Pflichten sorgfältig prüfen

Die Übertragung des Miterfinderanteils auf das Unternehmen war dagegen wirksam. Dennoch musste das Unternehmen, auch für die Zeit nachdem es Mitinhaber geworden war, Schadensersatz zahlen. Obwohl es auf Grund seiner Mitberechtigung zur eigenen Nutzung – grundsätzlich ohne Ausgleichspflicht den anderen Mitinhabern gegenüber – berechtigt wäre, haftet es dennoch, weil es die gemeinsame Erfindung unberechtigt allein im eigenen Namen zum Patent angemeldet hat. Die Schadensersatzverpflichtung umfasst den Ausgleich der aus dem Patent gezogenen Vorteile. Für diese muss dem „übergangenen“ Mitinhaber eine angemessene Entschädigung gezahlt werden.

Diese Entscheidung verdeutlicht einmal mehr, dass jedes Unternehmen, das forscht und entwickelt, gut damit beraten ist, seine Interessen, Rechte und Pflichten im Falle gemeinschaftlicher Erfindungen sorgfältig zu prüfen und entsprechend in einer vertraglichen Vereinbarung niederzulegen. Das minimiert das Risiko unangenehmer Überraschungen, die sich aus den Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen ergeben können.

Weitere Artikel zu regulatorischen Angelegenheiten finden Sie in unserem Themenkanal Regulatory Affairs.

* Die Autorin: Dr. Birgit Kramer ist Rechtsanwältin bei Allen & Overy und hat sich insbesondere auf das Patentrecht spezialisiert. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung und Vertretung von Mandanten, mit besonderem Schwerpunkt auf den Bereichen Pharma und Biotechnologie.

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